Valutare un contratto di licenza software in Svizzera

Gli elementi fondamentali del contratto di licenza

Iniziate determinando cosa autorizza il contratto: una licenza conferisce un diritto d’uso definito, mentre una cessione trasferisce definitivamente i diritti patrimoniali. Verificate che il contratto descriva il modello software proposto e i diritti d’uso che ne derivano.

In Svizzera, la Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (LDA) protegge i software. I programmi per elaboratore sono considerati opere (art. 2 cpv. 3 LDA) e la protezione nasce automaticamente al momento della creazione, senza alcuna formalità.

Una licenza proprietaria limita l’uso e non dà accesso al codice sorgente; una licenza libera o open source consente di accedere al codice, modificarlo e ridistribuirlo secondo le sue condizioni. Microsoft Office e Adobe Creative Cloud illustrano i software proprietari; Linux è distribuito sotto licenza GPL.

Il SaaS dà accesso al software a distanza, generalmente tramite abbonamento, senza consegna del codice sorgente all’utente; Salesforce ne è un esempio. Verificate che il contratto corrisponda a questa modalità di accesso.

Chiavi della protezione del diritto d’autore secondo la LDA svizzera

L’estensione dei diritti concessi

Verificate la durata e il territorio della licenza, nonché le condizioni di esportazione. Confrontate questi limiti con l’uso previsto e fate precisare l’inizio e la fine del rapporto contrattuale.

Identificate il regime di esclusività. Una licenza esclusiva esclude il concedente dall’utilizzo del diritto concesso; una licenza semplice permette più licenziatari; una licenza unica ne ammette uno solo pur riservando i diritti del concedente.

Verificate se il licenziatario deve sfruttare il diritto e se il contratto autorizza le sottolicenze. Inquadrate rigorosamente la loro concessione per prevenire una diluizione dei diritti.

Canoni e remunerazione

Individuate la formula di remunerazione: importo forfettario, percentuale del fatturato o dell’utile, oppure una combinazione di queste modalità. Il contratto deve inoltre indicare se il pagamento è unico, rateizzato o ricorrente.

Verificate gli eventuali adeguamenti legati ai risultati e le informazioni necessarie per calcolarli. Per una licenza esclusiva, esaminate la presenza di un canone minimo e di un obiettivo di fatturato, che proteggono il concedente da un sotto-sfruttamento.

Proprietà intellettuale e sviluppi futuri

Verificate chi detiene i diritti sul software originale, sulle sue modifiche e sulle innovazioni apportate dal licenziatario. Il codice sorgente, i codici binari, l’architettura del codice e la documentazione sono protetti dal diritto d’autore; le idee, i concetti e gli algoritmi non lo sono in quanto tali.

L’art. 6 LDA attribuisce in linea di principio i diritti d’autore all’autore del software. Per un software creato nell’ambito di un contratto di lavoro, alcuni diritti esclusivi di utilizzazione possono essere trasferiti al datore di lavoro se le parti hanno convenuto in tal senso (art. 17 LDA).

Precisate la sorte dei moduli specifici creati per il cliente e degli sviluppi futuri. Il trasferimento di un diritto d’autore non implica necessariamente quello degli altri diritti parziali, salvo patto contrario (art. 16 cpv. 2 LDA).

Nella causa 4A_372/2022, la cliente rivendicava diritti d’autore su parti specifiche del software. Verificate quindi espressamente a chi appartengono gli sviluppi realizzati per il cliente.

Responsabilità, garanzia e difesa dei diritti

Verificate che il concedente garantisca al licenziatario di poter disporre del diritto concesso e che l’utilizzo previsto non violi i diritti di terzi. Se la responsabilità è limitata, tale limitazione deve essere formulata espressamente.

Controllate chi deve vigilare sul mercato e agire in caso di violazione del titolo di protezione, nonché chi sostiene i costi di difesa. La garanzia di non contraffazione è un punto da negoziare.

Manutenzione, evoluzioni e formazione

Verificate gli impegni relativi agli aggiornamenti, alla correzione dei bug e al supporto tecnico. Un contratto di manutenzione separato o un SLA può precisare i tempi di intervento e i livelli di servizio.

Esaminate le modalità di formazione del personale e di controllo dell’utilizzo. Il contratto può prevedere rapporti regolari e audit per verificare il rispetto dei limiti della licenza.

Risoluzione e clausole insolite

Verificate i motivi di risoluzione, i termini di preavviso e la sorte dei dati. Esaminate anche eventuali indennità previste in caso di risoluzione senza colpa del fornitore.

Nella sua sentenza dell’11 luglio 2023 (4A_372/2022), il Tribunale federale ha qualificato come insolite due clausole standardizzate: un termine massimo di trenta giorni per contestare prestazioni fatturate tramite raccomandata e un’indennità forfettaria di CHF 107’289.– in caso di risoluzione da parte del cliente senza colpa dell’azienda.

Una clausola insolita alla quale l’attenzione del cliente non è stata specialmente attirata potrebbe non essergli opponibile. Individuate in particolare i termini molto brevi e le indennità forfettarie nelle condizioni generali.

Vantaggi e rischi delle clausole di risoluzione insolite

Raccomandazioni pratiche per tutelare il vostro contratto

Passate in rassegna il contratto in questo ordine: modello di licenza e diritti accordati; durata, territorio, esclusività e sottolicenze; formula del canone e calendario dei pagamenti. Annotate i punti assenti o ambigui da far precisare.

Controllate poi i diritti sul software originale e sugli sviluppi futuri, le garanzie e la responsabilità, quindi la manutenzione, il supporto, la formazione e le modalità di controllo. Terminare con i motivi di risoluzione, i termini di preavviso, la sorte dei dati e le eventuali indennità.

Se il contratto include sviluppi specifici, distinguete questo aspetto dalla licenza e fate precisare la sua qualificazione contrattuale. Il contratto d’opera è trattato agli art. 363 ss del Codice delle obbligazioni (CO) nel contesto dei contratti di sviluppo software.

La legge non prescrive la forma scritta del contratto di licenza, ma un accordo scritto è raccomandato per evitare contestazioni. L’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) mette a disposizione una lista di controllo «contratto di licenza».

Un accordo di riservatezza firmato prima delle negoziazioni riduce i rischi di fuga di informazioni confidenziali. Rivolgetevi a uno specialista in proprietà intellettuale per redigere o negoziare il contratto.

Punti chiave da verificare in un contratto di licenza software

Fasi chiave della negoziazione di un contratto di licenza software